Adoption du Paquet Marque et stratégie de constitution des droits : les incidences pratiques à l’aube de sa première bougie

Outre les changements terminologiques apportés par cette réforme, dans la lignée de ceux amorcés par le Traité de Lisbonne de 2007 sur le fonctionnement de l’Union Européenne, qui ont contraint les praticiens à rompre avec les habitudes d’un autre temps où l’on parlait de « Marque Communautaire », le Paquet Marque a apporté de nombreux changements tant en (i) substance et (ii) d’un point de vue procédural.

Loin de dresser un tableau exhaustif des conséquences pratiques de cette réforme, il nous a semblé intéressant d’aborder l’impact de (i) l’obligation de clarté et de précision des libellés et du (ii) système d’une taxe par classe sur la stratégie de constitution des droits afin de sécuriser et d’optimiser la gestion de portefeuilles.

Nous le savons, le 19 juin 2012, par son arrêt IP Translator, la Cour de Justice de l’Union Européenne s’était prononcée sur la façon dont il convenait de rédiger les libellés de produits et services : le recours aux intitulés de classes est possible uniquement si les produits et services désignés peuvent être identifiés avec suffisamment de clarté et de précision et que le déposant a manifesté son intention à cet égard.

Or, la Directive reprend cette conception restrictive et consacre le principe selon lequel « l’intitulé protège ce qu’il dit ». Ainsi, conformément à l’article 39 « les produits et services pour lesquels la protection est demandée sont désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer sur cette seule base, l’étendue de la protection demandée ».

La Directive poursuit en indiquant que « les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice ou d’autres termes généraux peuvent être utilisés, sous réserve qu’ils satisfassent aux normes requises en matière de clarté et de précision énoncées au présent article ». Autrement dit, seuls les produits ou services visés par le sens littéral de la tête de classe seront protégés.

Pour les praticiens, les premières semaines qui ont suivi l’entrée en vigueur des nouveaux textes ont été bien souvent consacrées à régulariser les marques de l’Union Européenne déposées et/ou enregistrées avant le 24 mars 2016 au sein desquelles des intitulés de classes étaient visés, afin d’affiner la protection et de les rendre conformes aux nouvelles exigences.

Mais qu’en est-il de cette obligation de détail au stade de la rédaction des libellés, et notamment dans le cadre de la gestion de portefeuilles de marques contenant plusieurs dizaines, centaines ou milliers de marques ?

Généralement, le praticien travaillait un libellé en amont, avec le client, qui était ensuite réutilisé pour l’ensemble des dépôts d’une même famille de marque ou d’un même portefeuille.

Or, l’obligation de clarté et de précision devient une condition légale d’enregistrement ce qui impose de travailler très précisément chaque libellé de marque pour chaque dépôt de marque afin d’éviter la multiplication des notifications de forme par les Offices.

Ce travail peut s’avérer titanesque pour les gros portefeuilles de marques, aux libellés parfois longs. Un tri va s’imposer ! C’est notamment le cas des marques de luxe (prêt-à-porter, parfumerie, maroquinerie).

Et ceci est d’autant plus vrai, que le Paquet Marque a mis fin au système de taxes « Buy one, get two free » ! Jusqu’à présent le prix était identique jusqu’à trois classes (900 €) ce qui incitait les clients à vouloir déposer plus que de besoin. L’encombrement des registres s’en suivait.

Désormais, les taxes de dépôts, et de renouvellement, sont calculées par classe. L’ancien système de dépôt et renouvellement consistant à payer la même taxe de 1 à 3 classes est révolu. Et, logiquement, le prix augmente avec le nombre de classes !

Ce nouveau mode de rédaction des libellés va probablement changer la méthode (i) d’analyse des recherches d’antériorités et (ii) de comparaison des produits et services dans le cadre des oppositions :

 * Pour les recherches d’antériorités, la fin des intitulés généraux, à tout le moins, leur interprétation stricte, conduira le praticien à écarter des marques antérieures pour absence de nuisance pour l’enregistrement et l’usage du projet de marque, alors même que sous l’empire des textes anciens, ces droits antérieurs auraient pu constituer un obstacle.
 * Pour les oppositions et la comparaison des produits et services, c’est sans doute la disparition, en tout état de cause, la diminution de la preuve de la quasi-identité par la démonstration de l’appartenance à une catégorie générale.

Toutefois, rassurons-nous ! Ce travail de préparation de libellés en vue de dépôts très « ciblés » engendrera aussi des conséquences positives. Par exemple, sur le terrain de l’usage, plus le dépôt de marque est ciblé et correspond à l’activité exercée par le titulaire, plus la preuve de l’usage en sera facilitée le cas échéant.

Sans nul doute, il s’agit, en amont, de désengorger les registres de marques, et en aval, de limiter les actions judiciaires afin de désencombrer les tribunaux comme en témoigne également l’obligation pour l’ensemble des Etats membres de prévoir une procédure d’opposition, l’augmentation des droits antérieurs pouvant servir de base à une opposition, et la mise en place d’une procédure de nullité et de déchéance administrative.